Índice general

Capítulo I

INTRODUCCIÓN

1.1. Qué es una marca

1.2. Funciones de la marca

1.2.1. Indicación de origen

1.2.2. Distinción de productos y servicios

1.2.3. Garantía

1.2.4. Publicidad

1.3. El sistema atributivo

1.4. El valor de la marca de hecho no registrada

1.5. Marcas de productos

1.6. Marcas de servicios

1.7. Marcas colectivas

1.7.1. Ley 26.355

1.8. Marcas de certificación

1.9. El uso facultativo

1.10. Territorialidad

1.11. Derechos que confiere

1.12. Duración

1.13. Legislación vigente

1.13.1. El Adpic

1.14. Clasificación de productos y servicios

Capítulo II

EL DERECHO Y SU ADQUISICIÓN

2.1. Carácter distintivo

2.1.1. Signos registrables

2.1.2. Palabras de fantasía

2.1.3. Palabras con significado conceptual

2.1.4. Marcas evocativas

2.1.5. Dibujos

2.1.6. Emblemas

2.1.6-a) Dibujos genéricos

2.1.6-b) El dibujo y la denominación

2.1.7. Monogramas

2.1.8. Grabados, estampados y sellos

2.1.9. Imágenes

2.1.10. Bandas

2.1.11. Combinaciones de colores

2.1.12. Envases y envoltorios

2.1.12-a) Los envases y el decreto 6673/1963 sobre modelos y diseños industriales

2.1.13. Letras y números por su dibujo especial

2.1.14. Combinaciones de letras o de números

2.1.15. Frases publicitarias

2.1.15-a) La originalidad

2.1.15-b) Carácter publicitario

2.1.16. Relieves

2.1.17. Otros signos registrables

2.1.18. Nombres de personas y seudónimos

2.1.19. Nombres geográficos

2.1.20. Las formas de los edificios

2.1.21. Signos sonoros

2.1.22. Títulos de publicaciones periódicas

2.1.23. Partículas de uso común

2.1.24. Formas no necesarias

2.1.25. Olores

2.1.26. Signos que han adquirido significado secundario

2.2. Signos no registrables

2.2.1. Denominaciones y signos genéricos

2.2.1-a) Designaciones necesarias

2.2.1-b) Palabras de idiomas extranjeros

2.2.1-c) Conjuntos con designaciones necesarias

2.2.1-d) El dibujo o tipo de letra característico de designaciones genéricas

2.2.1-e) Dibujos necesarios

2.2.1-f) Límites de la irregistrabilidad

2.2.1-g) Designaciones usuales

2.2.1-h) Designaciones genéricas

2.2.1-i) Designaciones descriptivas

2.2.1-j) Adjetivos calificativos

2.2.2. Vocablos que pasaron al uso general

2.2.2-a) El uso común

2.2.3. Forma de los productos

2.2.4. El color de los productos

2.3. Signos con entidad marcaria no registrables

2.3.1. Marcas idénticas o similares a otras anteriores

2.3.2. Denominaciones de origen

2.3.3. Marcas engañosas. Confusión indirecta

2.3.4. Signos contrarios a la moral y a las buenas costumbres

2.3.5. Signos oficiales nacionales

2.3.6. Signos oficiales extranjeros e internacionales

2.3.7. El nombre, seudónimo y retrato de las personas

2.3.7-a) Personas físicas

2.3.7-b) Qué es el nombre

2.3.7-c) El pseudónimo

2.3.7-d) El retrato

2.3.7-e) Alcance de la protección

2.3.7-f) La autorización

2.3.8. Las designaciones de actividades

2.3.9. Las frases publicitarias sin originalidad

2.3.10. Otros signos no registrables

2.3.11. Títulos de libros, de películas y de columnas periodísticas

2.3.12. Marcas denigratorias

2.3.13. Signos prohibidos por distintas normas

Capítulo III

EL REGISTRO DE LA MARCA

3.1. Requisitos de fondo que hacen al signo

3.1.1. Novedad. Carácter distintivo

3.1.2. Especialidad. Disponibilidad

3.1.3. Originalidad

3.1.4. Licitud

3.2. Requisitos que hacen al solicitante

3.2.1. Quién puede solicitar el registro

3.2.2. El interés

3.3. Trámite de registro

3.3.1. Presentación de la solicitud. Descripción de productos y de servicios

3.3.1-a) La descripción

3.3.1-b) Variación del tamaño y color

3.3.1-c) Renuncia de privilegio sobre elementos de uso común

3.3.2. La prioridad

3.3.2-a) El uso anterior y la prioridad

3.3.3. El domicilio especial

3.3.4. La publicación

3.3.5. El examen de la marca

3.3.6. Facultades de la autoridad administrativa. Autorización para registrar la marca por parte de un tercero

3.3.7. La oposición

3.3.7-a) Presentación de la oposición

3.3.7-b) El procedimiento de la oposición

3.3.7-c) La oposición y la publicación defectuosa

3.3.7-d) El retiro de la oposición

3.3.7-e) El llamado de atención

3.3.8. El interés en la oposición. Daños por oposición infundada

3.3.9. La oposición y la transferencia de la marca oponente

3.3.10. La resolución administrativa. Concesión parcial

3.3.11. Apelación de la resolución denegatoria

3.3.12. Mandatarios. Personería

3.3.13. La transferencia de la marca

3.3.14. Disposición de la marca registrada. La copropiedad

Capítulo IV

LA CONFUSIÓN

4.1. La confusión y la Ley de Marcas

4.2. Confusión directa y confusión indirecta. Las familias de marcas

4.2.1. El daño

4.3. Confusión visual

4.3.1. Similitud ortográfica

4.3.2. Similitud gráfica

4.3.3. Similitud de forma

4.4. Confusión auditiva

4.4.1. Pronunciación incorrecta

4.4.2. Palabras en idiomas extranjeros

4.4.3. Las siglas

4.5. Confusión ideológica

4.5.1. Similitud conceptual de palabras

4.5.2. Similitud conceptual de dibujos

4.5.3. Similitud conceptual entre una palabra y un dibujo

4.5.4. Palabras con significados contrapuestos

4.5.5. Por la inclusión en la marca del nombre del producto a distinguir

4.5.6. Entre una palabra en idioma extranjero y su traducción

4.6. La confusión entre marcas que no distinguen idénticos productos

4.6.1. En clases distintas

4.6.1-a) Mismo género de productos

4.6.1-b) Misma materia prima

4.6.1-c) Partes y accesorios

4.6.1-d) Uso conjunto

4.6.1-e) Misma finalidad. Afinidad

4.6.1-f) Venta en un mismo negocio

4.6.2. En una misma clase

4.6.3. Carácter excepcional

4.6.4. Límite de la oposición

4.6.5. Prueba de la confusión

4.6.6. Entre productos y servicios

4.6.7. Entre servicios de distintas clases

4.7. Pautas o reglas para decidir la confusión

4.7.1. El cotejo

4.7.1-a) Cotejo sucesivo

4.7.1-b) Preponderancia de las semejanzas

4.7.1-c) La marca opuesta es un derecho en expectativa

4.7.1-d) Análisis del conjunto. Impresión que deja. Partes relevantes. Partes iniciales

4.7.1-e) La descripción de la marca

4.7.1-f) Las circunstancias adjetivas. Actividades diferentes

4.7.1-g) La posición del juez

4.7.1-h) La forma en que se usará la marca

4.7.2. Las circunstancias a ser tenidas en cuenta

4.7.2-a) El público consumidor y los productos y servicios a distinguir

4.7.2-b) Los productos farmacéuticos

4.7.2-c) La inclusión en la marca de elementos de uso común

4.7.2-d) Productos no amparados por la marca oponente

4.7.2-e) El uso de la marca oponente. La marca de defensa

4.7.2-f) La notoriedad

4.7.2-g) La coexistencia de la marca oponente

4.7.2-h) La coexistencia con marcas de terceros

4.7.2-i) El contenido conceptual

4.7.2-j) Las marcas no denominativas

4.7.2-k) Los casos de nulidad

4.7.2-l) El uso anterior como nombre comercial

4.7.2-m) El registro de la marca oponente en el extranjero

4.7.2-n) La coexistencia con un nombre comercial

4.8. La prueba de la confusión

Capítulo V

CONSERVACIÓN DEL DERECHO

5.1. El uso de la marca

5.1.1. La aplicación de la marca

5.1.2. La comercialización y la prestación

5.1.3. Uso en el país. Venta a distancia. Internet

5.1.3-a) Nombres de dominio, keywords y metatags

5.1.3-b) Aplicaciones para teléfonos, tabletas y otros aparatos

5.1.4. Intensidad del uso

5.1.5. El plazo de cinco años

5.1.6. Uso de marca diferente de la registrada

5.1.7. Quién debe usar la marca

5.1.8. La fuerza mayor

5.1.9. Las marcas de “repetición”

5.2. Las marcas de defensa. Los productos y servicios afines. El uso como designación

5.3. La renovación. Las declaraciones de uso

5.4. Plazo de gracia

Capítulo VI

DEFENSA DE LA MARCA

6.1. La exclusividad en el uso, su violación y los delitos

6.2. La falsificación

6.2.1. Falsificación total o parcial

6.2.2. Agregado de otros elementos

6.2.3. Traducción

6.2.4. Tenencia

6.2.5. Coincidencia con la marca registrada

6.2.6. Prueba de la falsificación

6.2.7. Caso del licenciado y del fabricante por encargo

6.3. La imitación fraudulenta

6.3.1. Tenencia

6.3.2. Prueba de la imitación fraudulenta

6.4. Uso de marca falsificada o fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización

6.4.1. Aplicación de la marca

6.4.2. Relleno

6.4.3. Venta

6.4.4. Uso en publicidad

6.4.5. Uso como nombre comercial o enseña

6.4.6. Referencia a la marca de otro. La publicidad comparativa

6.4.7. Fraccionamiento. Reenvase

6.4.8. Uso en papelería, anuncios, prospectos, etcétera

6.4.9. Uso en productos reparados o renovados

6.4.10. Comercialización de repuestos

6.4.11. Servicios

6.4.12. Reventa de productos legítimos

6.4.13. Materia prima o componente

6.4.14. Uso en experimentos o tests

6.4.15. Uso como palabra del lenguaje

6.4.16. El uso oral

6.4.17. Uso propio

6.4.18. El uso de la marca ajena en una obra

6.5. Puesta en venta, venta o comercialización de marca falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización

6.6. Puesta en venta, venta y comercialización de productos o servicios con marca falsificada o fraudulentamente imitada

6.6.1. Tenencia

6.6.2. Importación del extranjero. Mercadería en tránsito

6.6.3. Importación de productos legítimos. Importación paralela

6.6.4. Productos no cubiertos por la marca registrada y marcas “de hecho”

6.6.5. El propósito de competencia desleal

6.6.6. Presunción de dolo

6.6.7. La confusión y el delito de venta

6.7. Tentativa

6.8. Reincidencia

6.9. Concurso de delitos

6.10. Participación

6.11. La acción penal

6.12. Promoción de la acción

6.13. Tribunal competente

6.14. Procedimiento

6.15. Las penas

6.16. Otras consecuencias de la condena

6.16.1. Comiso, venta, destrucción y publicación de la sentencia

6.16.2. Publicación de la sentencia

6.17. Carácter optativo de la acción

6.18. Prescripción de la acción penal

6.19. La personería en la acción penal

6.20. La falsificación de marcas obligatorias

6.21. La acción civil. El interés legítimo. La mala fe. La prueba de la infracción

6.21.1. Casos de confusión

6.21.2. Referencia a la marca ajena

6.21.3. El uso de la marca ajena en la publicidad

6.21.4. Uso como nombre comercial

6.21.5. Casos del art. 31

6.21.6. Uso del nombre propio

6.21.7. Denigración

6.21.8. La dilución

6.21.9. Uso por representante o agente no autorizados

6.21.10. Los nombres de dominio

6.21.11. Las razones sociales

6.21.12. Internet

6.21.12-a) Keywords y metatags

6.21.12-b) Linking

6.21.12-c) Framing

6.21.12-d) Mundos virtuales

6.21.12-e) Redes sociales

6.21.12-f) Ventas en plataformas de terceros

6.21.12-g) Los íconos

6.22. Tribunal competente

6.23. Procedimiento

6.24. Comiso, venta, destrucción y publicación de la sentencia

6.25. Prescripción de la acción

6.26. El incidente de explotación

6.26.1. La caución

6.27. Medidas precautorias

6.27.1. Quién puede pedirlas

6.27.2. Oportunidad

6.27.3. Juez competente

6.27.4. Embargo, inventario y secuestro

6.27.5. La obligación de ordenar las medidas y su levantamiento

6.27.6. El embargo y el incidente de explotación

6.27.7. Lugar y día en que se llevan a cabo

6.27.8. Objetos sobre los que procede

6.27.9. La fuerza pública. Intervención de otras personas

6.27.10. La caución

6.27.11. Las explicaciones

6.27.12. Otras medidas cautelares

6.27.12-a) El Adpic y la prohibición de uso de la marca como medida provisional

6.27.12-b) Procedimiento

6.27.12-c) Ampliación de las medidas

6.27.13. Personería

6.27.14. La caducidad de las medidas

6.27.15. Daños por medida indebidamente obtenida

6.28. La reparación de los daños

6.28.1. Según el tipo de daño

6.28.1-a) Los daños derivados de la confusión y su prueba

6.28.1-b) Daños derivados de otros actos

6.28.2. Las formas de reparación

6.28.3. Las utilidades del infractor

6.28.4. Frutos

6.28.5. Daño moral

6.28.6. Juez competente

6.28.7. Prescripción de la acción

6.28.8. Cuantificación del daño en la demanda

6.29. La acción de reivindicación

Capítulo VII

EXTINCIÓN DEL DERECHO

7.1. Renuncia

7.2. Vencimiento del término de vigencia

7.3. La nulidad

7.3.1. Marcas registradas en contravención a la ley

7.3.1-a) Vicios en el solicitante

7.3.1-b) Vicios que afectan al signo

7.3.1-b.i) Nulidad de marcas que amparan otros productos

7.3.1-c) Vicios en el procedimiento

7.3.2. Piratería de marcas

7.3.3. Las marcas especulativas

7.3.4. El compromiso de no uso

7.3.5. Nulidad de solicitudes

7.3.6. Interés en la acción de nulidad

7.3.7. Criterio de apreciación

7.3.8. Juez competente y trámite

7.3.9. Nulidad parcial

7.3.10. Prescripción de la acción

7.3.11. Efectos de la nulidad

7.3.12. La nulidad administrativa

7.3.12-a) El alcance de la nulidad administrativa

7.3.12-b) La nulidad administrativa a pedido de parte

7.3.12-c) La nulidad administrativa dictada de oficio

7.3.12-d) Conflictos con nulidades planteadas en sede judicial

7.3.12-e) Apelación de la resolución administrativa de nulidad

7.4. La caducidad

7.4.1. La caducidad administrativa

7.4.2. La caducidad administrativa de oficio

7.4.3. La caducidad administrativa a pedido de parte

7.4.4. La apelación de la resolución de caducidad

7.4.5. Acción judicial de caducidad, interés y prueba de uso

7.4.6. Efectos de la caducidad

7.4.7. La caducidad parcial

Capítulo VIII

LA MARCA NOTORIA

8.1. Qué es la marca notoria

8.2. El Convenio de París

8.2.1. Lugar en que debe haber notoriedad. El Adpic y el Convenio de París

8.2.2. Productos idénticos o similares

8.2.3. El uso de la marca

8.2.4. La prescripción de la acción

8.2.5. La prueba de la notoriedad

8.3. La protección de la legislación interna

8.3.1. En materia de nulidades

8.3.2. En casos de oposición

8.3.3. En materia de cesación de uso

8.3.4. Como razón social

8.4. La dilución

8.4.1. Protección de su poder distintivo

8.4.2. Unicidad

APÉNDICE

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

Normas del Adpic aprobado por ley 24.425, relativas a marcas

Ley de Marcas y Designaciones - Ley 22.362

Marcas y designaciones - Ley 26.355

Reglamentación de la Ley de Marcas - Decreto 242/2019

Marcas y designaciones - Decreto 1384/2008

Marcas y designaciones - Resolución 1386/2008

Disposición M-545/04

Resolución 183/2018

Resolución 123/2019

Resolución 265/2019

Resolución 288/2019

Resolución 279/2019

Decreto 150/1992

Bibliografía

Introducción

1.1. Qué es una marca

La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro. Esta simple definición puede completarse con otras funciones que la marca cumple y que veremos en este capítulo. La marca juega un papel preponderante, casi esencial en el proceso competitivo. Sin embargo, nada de esto cambia la naturaleza esencial de distinguir productos o servicios.

La función distintiva le permite al consumidor comprar lo que quiere. Al hacerlo está premiando el esfuerzo del dueño de la marca quien venderá más y así aumentará sus ganancias. Esto lo incentivará a mejorar aún más la calidad de sus productos o servicios, con lo cual contribuirá a mejorar el nivel de vida de la población.

Todo fabricante por lo general tratará de ganarse el público, de obtener una clientela. Podrá hacerlo si sabe que los resultados de su esfuerzo podrán ser conocidos por el público a través de su marca. Sin marcas, esos esfuerzos serán vanos, el público no podrá distinguir los buenos productos de los malos.

Con esta breve descripción es fácil advertir que la marca es el vehículo de la competencia. La competencia, sin ella, se vería seriamente trabada ya que se limitaría a la que los dueños de las marcas pudieran realizar desde sus propios locales. Las marcas permiten que los productos se encuentren en los lugares más diversos y compitan entre sí por su sola exposición al público.

1.2. Funciones de la marca

1.2.1. Indicación de origen

Tradicionalmente se entendió que la marca identificaba el origen del producto. Asimismo servía para que el público consumidor supiera quiénes eran los distintos fabricantes de cada producto. En el siglo pasado en los EE.UU. de América una marca no era lo que hoy es en el comercio.

Derenberg transcribe frases de un fallo de esa época de un tribunal de ese país: “No hay derecho al uso exclusivo de cualesquiera palabras, letras o símbolos que no tengan relación con el origen y propiedad de los productos, sino sólo están concebidos para indicar su nombre y calidad”. Como explica este autor “el término trademark en ese tiempo no indicaba otra cosa que el nombre del fabricante. Cualquier palabra o figura arbitraria adicional, concebidas para servir como una designación del producto, eran consideradas más allá del concepto legal de trademark”. Tanto es así que cualquiera podía usar la designación que otro hubiera creado para distinguir su producto siempre que “tomara las precauciones necesarias para evitar crear confusión en la mente del público en cuanto a la identidad del fabricante”.

Pouillet, recordando una definición dada por un tribunal francés en el año 1868, nos dice: “Puede decirse con verdad que la marca es un medio material de garantizar el origen o simplemente la proveniencia de la mercadería a los terceros que la compran, en cualquier lugar y en cualquier mano en que se encuentren”. La marca distinguía a un fabricante de otro a través de sus productos. O mejor dicho, los productos eran distinguidos por sus fabricantes.

Hoy en día este concepto de la función que cumple ha quedado superado. La marca no distingue origen. Es más, la gran mayoría del público ignora quién es el fabricante de los productos que adquiere. Desde luego existen casos en los que la marca está formada o constituida por el nombre del fabricante. Entonces la marca identificará también el origen del producto. Pero esta función será secundaria.

(...)